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作者:智信禾
時間:2024-09-12
在全球化的商業環境中,企業往往需要在多個國家和地區申請專利以保護其創新成果。專利分案策略是企業在全球范圍內保護知識產權、優化專利布局、增強市場競爭力等的重要手段。不同國家和地區在專利制度上存在差異,這要求企業在申請專利時需根據不同國家和地區的具體情況,制定靈活多樣的分案策略。本文將探討中國、美國的專利分案策略,分析各自的優勢與特點,為企業制定多國專利布局提供參考。
中國的專利分案策略
專利法實施細則第48.1規定“一件專利申請包括兩項以上發明、實用新型或者外觀設計的,申請人可以在本細則第六十條第一款(國務院專利行政部門發出授予專利權的通知后,申請人應當自收到通知之日起2個月內辦理登記手續。申請人按期辦理登記手續的,國務院專利行政部門應當授予專利權,頒發專利證書,并予以公告)規定的期限屆滿前,向國務院專利行政部門提出分案申請;但是,專利申請已經被駁回、撤回或者視為撤回的,不能提出分案申請”。
根據上述信息可知,中國的專利分案申請的提出時機指導:
第一種分案時機:在專利審查過程中,專利審查員認為一件專利申請中包括兩項或以上發明,這兩個發明不符合專利申請單一性的原則時,會通知申請人在指定的期限內將其申請分案。
第二種分案時機:申請人在收到國務院專利行政部門發出的、針對母案授予專利權的通知之日起2個月內,主動向國務院專利行政部門提出分案申請。
第三種分案時機:對于國務院專利行政部門已發出駁回決定的母案,申請人可以在收到該母案的駁回決定之日起的三個月內提出分案申請。
第四種分案時機:申請人針對母案的駁回決定提出了復審請求、以及對復審請求決定不服提起行政訴訟期間,申請人也可以提出分案申請。
中國的專利分案申請的材料制作指導:
第一:分案申請的說明書和權利要求書應當基于母案中記載的內容,且不得超出原申請公開的范圍。即分案申請不能引入任何在母案中未提及的新內容,包括新的技術方案、技術特征或效果等。
第二:分案申請在提交后,被視為一個全新的專利申請,其申請日、優先權日等關鍵時間節點均獨立于母案。即分案申請將按照提交時的法律狀態進行審查,不受母案審查進度或結果的影響。
第三:分案申請的發明人應當與母案中的發明人保持一致或為其子集,以體現對原發明創造的貢獻者的尊重。然而,在某些特殊情況下(如發明人變更等),應當在申請文件中明確說明原因,并提供相應的證明材料。
美國的專利分案策略
在美國,專利分案申請是一種常見的專利策略,允許申請人從原始申請(母案)中分割出一部分或全部內容,形成新的申請。并且,美國專利分案申請包括分案申請(Divisional Application)、續案申請(Continuation Application,CA)、部分續案申請(Continuation-in-part Application,CIP)。以下是針對這三種美國專利分案申請的詳細解釋。
分案申請:
適用情況:當審查員認為原始申請(即母案)包含兩個或更多獨立或有顯著區別的發明時,會發出限制要求(Restriction Requirement),申請人可以選擇將部分發明作為分案申請遞交,即分案申請通常是審查員對原始申請發出限制要求的結果。
遞交時機:通常在審查員發出限制要求后,母案被授權、放棄或申請程序結束之前。
說明書和權利要求書:分案申請的內容不能超出母案的公開范圍,即分案申請的說明書通常不會改寫,權利要求內容是從母案中分割出來的發明點。
申請日和專利保護期限:分案申請享有與母案相同的申請日,專利保護期限起算日也與母案一致。
發明人:分案申請的發明人應與母案中發明人一致或為其一部分。
特點:由于分案申請是基于原始申請中未被審查的發明提出的,因此可以避免與原始申請或其他相關申請之間的重復授權問題。
續案申請:
適用情況:基于未決的母案申請中公開的一項或多項發明,但不能增加未在母案申請中公開的主題內容。
遞交時機:在母案處于未決狀態時提出,即母案提出之后、被授權/被放棄/申請程序結束之前。
說明書和權利要求書:續案申請的說明書基本不做改寫,權利要求可以與母案重疊,也可以是未曾出現在母案的權利要求書中而僅在說明書中披露的技術方案;即續案申請通常用于母案權利要求撰寫失誤或不合理時的補救措施,續案申請可以從原始說明書的記載中重新總結權利要求布局,權利要求保護范圍可以和原權利要求重疊,或者是未出現在原權利要求中而僅在說明書中出現的技術方案。
申請日和專利保護期限:與分案申請相同,續案申請的申請日及優先權日與母案一致,專利保護期限的起算日也與母案一致。
特點:續案申請為申請人提供了在審查過程中調整權利要求布局的機會,有助于更好地保護其發明創造。
部分續案申請:
適用情況:在母案申請的生命周期內提交,重復母案申請的部分或全部實質內容,并增加了在母案申請中未公開的內容。
遞交時機:部分續案申請最好在母案公開前提出,避免母案或其同族成為現有技術文獻,被用以駁回部分續案中新權利要求的可專利性。
說明書和權利要求書:部分續案申請允許在母案的基礎上新增技術方案或主題,即部分續案申請可以包含新增內容,說明書記載內容可以超過母案公開范圍,權利要求可以增加母案中未披露的新發明點。
申請日和專利保護期限:部分續案申請并不必然享有母案的申請日,新增內容采用新的申請日,專利有效期是從母案申請日起算的;即新增發明主題的現有技術界限無法享有母案的申請日,新增發明主題的評價創造性的現有技術界限為實際申請日;部分續案申請的權利保護起算點為母案的申請日,但新增技術方案的保護期限實際上有所縮短。
特點:新增技術內容在評估創造性時,其現有技術界限為部分續案申請的提交日而非原始申請的申請日。這意味著新增內容需要面對更廣泛的現有技術挑戰。
分案申請、續案申請和部分續案申請是美國專利體系中三種重要的后續申請方式,它們各自具有獨特的特點和適用場景。分案申請適用于處理包含多個獨立發明的原始申請;續案申請則用于修改和完善原始申請中的權利要求;而部分續案申請則允許申請人在保持原始申請優勢的同時引入新的創新點。
結論
不同國家和地區的專利分案策略各有特點,企業在制定全球專利布局時,需要考慮各國的專利法規和實踐。通過合理利用分案策略,企業可以更有效地保護其創新成果,同時適應不斷變化的市場和技術環境。
而日本、韓國和歐洲在專利分案申請方面也有各自的規定和實踐,下期再進行詳細分享。